2020-02-28 “专利申请前评估”，从哪里，到哪里去？

01 引言

近日，教育部、国家知识产权局、科技部联合印发了《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》（以下简称《若干意见》）。

《若干意见》和此前的政策相比，有了许多根本性的不同，可以说这是高校专利工作的重要转变。因此，也引发不少专家，学者、IP管理人员，技术转移人员的热烈讨论，大家分别从不同的角度给出了各种解读和工作思考。

无疑，这些解读和讨论是非常有益的，尤其是对于政策的深刻理解，以及后续的落实，配套政策制定等都具有非常现实的意义。

《若干意见》提出了四项重点任务：完善知识产权管理体系、开展专利申请前评估、加强专业化机构和人才队伍建设、优化政策制度体系。这四项任务中，个人认为“开展专利申请前评估”，是《若干意见》中的一个关键点。这一点执行的方向以及执行的效果，关系到整个目标是否能够顺利实现。

02“申请前评估”，从哪里来？

文中明确：有条件的高校要加快建立专利申请前评估制度，明确评估机构与流程、费用分担与奖励等事项，对拟申请专利的技术进行评估，以决定是否申请专利，切实提升专利申请质量。

《关于提升高等学校专利质量 促进转化运用的若干意见》10问10答中，问题7：高校该如何落实《若干意见》提出的“开展专利申请前评估”？提到：相比较而言，申请前进行评估可以减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。因此，《若干意见》要求高校“要明确评估机构与流程、费用分担与奖励等事项，对拟申请专利的技术进行评估，以决定是否申请专利，切实提升专利申请质量”。

从这两段段话来看，这里的落脚点在于“决定是否要申请专利”？问题来了，要不要申请的依据和原则是什么？评价的标准又是什么呢？目前的文章并没有明确的文字说明。在该标题下有两个小的论点，其一就是“建立评估制度”，其二就是“明确产权归属与费用分担”。

建立评估制度，依据评估的结果，进行“明确产权归属与费用分担”。不少国际上著名高校也都采取了类似的做法：经过评估，单位认为有价值，需要保护的，相关费用由学校来支付。评估后，如果学校认为没有申请价值，不愿意申请的，则会“法定程序转让专利申请权或者专利权，允许发明人自行申请专利”。

经过评估，确实可以减少无效申请和低质量专利的数量，但这里并不能形成高质量的转了，促进转移转化工作。

在讲求数量的时代，高校可能顾不上专利质量，进行了大量的专利申请。问题是，无效申请和低质量专利，在审查的时候，基本就可以消除掉了；如果还不够，审查再严格也就是了。高校也可以完全通过“发明人不得利用财政资金支付专利费用”，“停止对专利申请的资助奖励，大幅减少并逐步取消对专利授权的奖励”来实现。

03. 从《若干意见》内涵看，需要“促进转化导向”的评估

《若干意见》中，也确实表达了同样的涵义：专利申请评估后，对于高校决定不申请专利的职务科技成果，高校要与发明人订立书面合同，依照法定程序转让专利申请权或者专利权，允许发明人自行申请专利，获得授权后专利权归发明人所有，专利费用由发明人承担，专利转化取得的收益，扣除专利申请、运维费用等成本后，发明人根据约定比例向高校交纳收益。

从这里看， “开展专利申请前评估”的结果，是“明确产权归属与费用分担”一个依据。但是，这里并没有结束，我们“开展专利申请前评估”，绝对不仅仅是为了“明确产权归属与费用分担”，或者说，通过评估，对于质量不佳的发明，以不承担专利的保护的各种费用，来阻止老师进行专利申请。如果是这样，我们只要取消所有的专利资助，奖励，限制政府资助项目用于专利申请，就可以简单有效的解决问题。

《若干意见》完整的意思是，提升高等学校专利质量促进转化运用，显然，我们的核心在转化运用上。因此，我们可以提出：专利申请前的评估标准，要以是“识别、确认有潜在商业技术为目标。”

申请前的评估主要要的两个任务是： 可专利性评估与业可行性评估。

确实，事物发展也有阶段性，现阶段我们不能，或者无法做到完全以商业价值为目标的评估，但我们需要避免的是陷入到仅仅为可专利性，即完全以评价发明创造的新颖性、创造性的为核心和目的的评估。如果是这样，我们可能会把大量的人力，物力投入到另外一场为“专利而专利，为创新而创新”的活动中，而无法保障创新的价值和其商业化所需要投入资源投入。

04. 转化导向的评估，需要评估什么？——以国外大学案例

查阅了国外几家著名高校的知识产权政策，其中专利申请前的评估有以下描述：

A 佛罗里达大学，在治疗疾病并使把发现商业化使世界变得更美好方面赢得了领导者的声誉。其于1985年开始做技术许可，每年接收300多项发明公开信息，执行100多次商业交易，并成立近20家公司。2017年，米尔肯研究所（Milken

Institute）因其技术商业化努力而使得佛罗里达大学排名全国第三。

收到发明披露信息后，佛罗里达大学许可办公室会安排与发明人会面。他们将一起讨论这项发明，并对制造的可行性、专利性、新颖性、潜在的应用和可能的市场进行初步评估。因为为一项发明申请专利是昂贵的，许可官可能会作出不进行发明申请的决定；如果寻求发明申请，将制定初步的许可策略。也就是说，其评估是以是否要追求商业化为目标。

其IP政策中，特别提到OTT办公室，在投资获得专利保护的成本之前必须考虑一项技术能够成功获得专利或获得实施机会。例如，一个潜在市场太小或潜在开发成本太高，都可能使一项发明很难获得许可，这样的发明评估结果，即使有的创新性，很可能也不能获得专利申请的机会。

评估是以是否有商业化前景和价值为原则，如果有，则需要考虑，如何规划IP，明确保护策略，以及许可授权策略（普通，独家，还在自己建立或者投资公司）等，使其商业价值得到保证。

B 麻省理工学院 

麻省理工学院TLO（技术许可办公室）收到发明人提交的公开表后，指定的技术许可官员将开始评估发明的可专利性、商业潜力和对赞助商的义务。

其第一步通常也是与发明者会面，TLO会要求其中一个发明人参与先前技术的文献检索。评估过程，TLO会鼓励发明人给予反馈，或者能积极配合讲清楚其技术特点及商业价值主张。如果发明人对其技术和市场可行性的洞察力非常强，也有很好的商业网络，行业合作关系，则其技术授权出去的机会就会非常大，TLO对着这样的发明往往会给予IP保护规划和支持。

MIT的IP政策中也明确说明：尽管专利保护有时是出于各种非商业的原因，如专业地位，麻省理工学院不会为那些在商业上没有吸引力的发明寻求保护——即使发明有智力价值——除非研究发起人另有要求的。麻省理工学院通常会寻求发明的专利保护，以寻求商业许可并遵守赞助研究协议的条款。

麻省理工学院支持将麻省理工学院的研究成果用于公共用途并使之受益的努力。在许多情况下，仅仅公布研究结果就足以将麻省理工学院的研究成果转移到公众手中。在其他情况下，有必要通过保护知识产权和授予许可证来鼓励工业投入资源开发供公众使用的产品和过程。

目的就是：以为潜在的被许可方提供足够的激励，使其能进行风险资本投资、兑现产品开发所需资源的承诺。

C.哈佛大学

哈佛大学在提交发明披露文件的网页入口，直接就是“Assess the patentability and commercial viability of your work“发明的可专利性和商业可行性评价。点开链接，需要提交的ROI（Return on investment 投资回报率）文件。 技术发展办公室OTD （Technical

development office）收到发明人提交投资回报表后，会与发明人进行联系，共同探索发明的研究潜力。OTD全权负责确定是否应就受支持的发明提出专利申请。可以基于商业潜力，对第三方的义务和权利，或出于OTD酌情认为适当的其他原因，做出申请决定。申请专利的受资助发明的发明人应当按照学校或其代理人或指定人的要求，在实施专利的过程中以各种方式进行合作，发明人不需要支付费用。

D 斯坦福大学

发明披露中必须涵盖的发明人就一项发明是否具有商业营销潜力做出合理判断，如果存在这样的商业潜力，这项发明应该被认为是“潜在的专利”，必须向斯坦福披露。我们看这里，先是初步判断有商业潜力，才被人认为是“潜在的专利”。

05 申请前的评估，谁来做？

明确了评估的目的和标准，下一步就是谁来评估的问题。《若干意见》中提出，评估工作可由本校知识产权管理部门（技术转移部门）或委托市场化机构开展。

很显然，目前，国内多数高校的知识产权办公室和技术转移部门，人力配备还不足以能够应对突入起来的评估工作。且，申请前的评估工作，本身具有很强的专业性和技术性。

专业化的队伍，何时能够建立？

查阅在一些世界一流大学里，技术评估工作，通常是由技术许可办公室团队，加上外界的商业机构，共同完成。

06 可能引发的问题与矛盾

发明披露是大学创新周期的命脉，国外大学的TTO的大部分时间都花在了审核和分析它们以实现潜在的商业化上。他们有比较高的专业度，且人员配备整体比国内要多的多。然而，其依然会面对如下问题：

1问题：发明人对本单位给出的发明的否定评估感到愤怒，或者对发明评估结果反馈太慢而愤怒，总之，教师之间的不满情绪日益增强。

2.技术转移办公室或者IP管理部门，会面临堆积如山、有待评估的技术。不仅有忽视或延迟有价值的发明的风险，而且有可能使工作人员陷入瘫痪并延缓其他关键工作的进行。

3问题：评估工作可能很花钱，花了很多钱，但是一时无法看到效果。

评估工作本事是有挑战性的，也具有很大风险，且，商业化的成功与否在很大程度上取决于技术及其发展阶段。大学披露的大多数创新都处于非常早期的阶段，在获得商业许可之前需要进一步的发展、开发——需要的是中间环节，而不是技术不行。这中间如何平衡？

07 发明申请前的评估，到哪里去？

大学的发明，基本都是早期技术，评估中要考虑如何实现以下目标？

客观评估和分类技术

提高商业化成功率

避免高昂的不良技术资产成本

评估决策中消除猜测和主观性

评估结果能获得发明人能认可

避免政治决策

支持高比例的获胜技术

消除专利和决策过程中的政治和个人问题

消除技术评估和分类中的猜测

好的评估报告，应该报告以下内容：

发明的技术优点和挑战，包括潜在的监管障碍和当前形势

可能拥有的知识产权，包括详细的搜索结果

可用于将该的发明商业化的商业潜力和途径，包括行业趋势，投资环境，竞争格局和SWOT分析。

有用的行业信息和潜在合作伙伴的联系方式。

08 我们准备好了吗？

商业化需要有很好的IP保护，而不是说，高质量的IP保护，一定会导致好的商业化结果。

我们需要高质量的专利保护技术，但是，我们始终要盯着技术的应用，而不在保护知识产权的路上迷失。

技术从实验室到市场，这个链条非常的长，中间环节很多。一个环节做不好，必然会影响到整个链条的实现。但是，做好这个环节的工作，是为了让其能配合好、服务好整个链条。

再次回归专利的本质：

大多数发明都需要进行广泛的开发，然后才能获得切实的成果。产品开发占用大量资源，专利保护有助于专利持有人收回在市场上的投资。大学没有资源来开发产品。因此，通过追求专利保护，大学可以为公司提供其技术的专有权利，以激励他们投资产品开发。专利保护还帮助拥有技术权利的UC初创公司吸引资金和商业伙伴。但是，首先技术是投资公司和商业伙伴需要的技术，其有商业化的可能。