自家专利相互掐架的原告VS未雨绸缪规避风险的被告 注定是一场悲剧

律所 / 北京瀛和律师事务所

作者 / 邵晓玉

专利，就是国家承认的有期限的技术垄断，提前做好专利布局，才能在一定时期内保证产品的市场占有率，为企业创收。企业究竟如何利用专利来为生产经营保驾护航，这篇关于“清洁球”的案例来为大家揭晓。

基本案情

徐某、李某和陈某于2013年开始合作，并在一起开办了一家主要生产和销售清洁用品的公司。在合作期间，徐某提出用低熔点聚酯纤维制作毛巾、清洁巾、清洁球，以提高毛巾、清洁巾、清洁球的清洁性能的同时还可以避免损伤待清洁物品表面的发明构思，并以自己的名义于2013年5月申请了新型毛巾及其制作方法的发明专利（以下简称一号发明专利），于2013年10月申请了清洁球、清洁球制作以及制作该清洁球设备的发明专利（以下简称二号发明专利申请）。随后，陈某在原有的基础上，经过反复的改进，最终将清洁球的生产工艺以及设备进行了升级，而徐某将该清洁球的生产工艺以及生产设备以自己的名义，于2014年5月15日申请了清洗球（布）及其制作方法、制作设备的发明专利（以下简称涉案专利），并要求了二号发明专利申请的优先权。

而在涉案专利提出申请不久，由于徐某与李某和陈某在经营理念上不和，李某和徐某先后退出，李某和陈某共同成立了一家公司（以下简称涉案公司）。徐某在得知李某、陈某也在从事相同的行业，并且也在销售用低熔点聚酯纤维做的清洁用品，认为李某、陈某以及涉案公司侵犯其一号发明专利的专利权，向李某、陈某发起第一次专利之战。

而本案徐某发起的第二次专利之战，也注定了本案中的涉案专利在授权过程中遇到了很多波折。因为徐某曾发起过专利之战，所以本案中的陈某对于徐某曾经申请过的专利很是关注，而恰巧涉案专利当时已经公开且进入至实质审查，故而，笔者建议陈某针对涉案专利提起公众意见。而陈某在综合了笔者的建议后，根据自己的实践经验改进了清洁球的生产工艺，并重新设计了制作设备。

笔者作为陈某公众意见的代理人，向专利局提交了公众意见以及对比文件，致使涉案专利的要求的优先权不成立，导致徐某放弃了产品权利要求、以及制作设备权利要求，最终保留了制作方法的权利要求，并于2015年11月11日授权公告。涉案专利权利要求1的内容如下：

一种清洁球制作方法，包括蓬松状本体，所述本体由纤维线制成，其特征在于：包含如下步骤：

一、选取原料芯线，选取由熔点100℃-180℃的低熔点聚酯纤维制作成的纤维线为原料芯线；

二、包线，在原料芯线外表面包覆涤纶或棉纶形成料线；

三、加热，将料线加热至低熔点聚酯纤维熔点值；四、定型，将料线通过一加热棍缠绕定型或横穿若干齿轮之间的间隙压碾定型；

五、网络成球，将定型后的料线经送线嘴网络在卷绕伞上成球；

六、断线成品，经额定时间，送线嘴与卷线伞之间的料线剪断，伞上清洁球脱落即可。

徐某在涉案专利授权后，于2016年12月5日将李某、陈某以及涉案公司，还有阿里巴巴公司诉至杭州市中级人民法院，并要求赔偿150万元的经济损失。徐某提交了在2014年12月17日在“不忘学习8”上清洁球广告宣传进行的网页公证，即于2015年2月5日和2015年12月9日在涉案公司的阿里巴巴网店公证购买清洁球产品，于2015年4月16日在涉案公司公证购买的清洁球产品。

陈某在收到法院的传票之后，委托笔者作为其代理人参与本案诉讼程序。笔者代理该案后与陈某进行了沟通，并与涉案公司的代理人进行了详细的交谈，从涉案公司提供的清洁球生产过程的视频证据得知，在加热阶段，加热箱的温度为240℃，但内部线料被实际加热所达到的温度不明；在定型阶段，虽然是缠绕定型，但并未用加热棒缠绕定型；在网络成球阶段，涉案公司生产的清洁球是由工人手工绕于纸棒外成球、达到一定厚度后剪断料线并将成品从纸棒上脱离。

争议焦点及审判结果

在庭审过程中，原被告双方就原告提交的被告生产的清洁球产品是否能够得到被告清洁球制备方法，被告的清洁球制备方法是否侵犯涉案专利的专利权等争议焦点进行了法庭辩论。

最终，杭州市中级人民法院认为原告提交的证据是被告的清洁球产品，不能证明是被告清洁球制备方法。而根据涉案公司提供的清洁球生产过程的视频，可以看出至少存在如下区别技术特征：在定型阶段并没有用加热棒进行二次加热定型；在网络成球阶段使用的是工人手工成球，并没有送线嘴和卷绕伞的技术特征；在断线成品阶段，也是通过人工称量清洁球，达到一定的厚度后断线的，并不是以额定时间来作为断线标准的。因此，被告的清洁球的制备方法并未侵犯涉案专利的专利权，驳回了原告的诉讼请求。原告不服杭州中级人民法院的判决上诉至浙江省高级人民法院，而浙江省高级人民法院最终维持了一审判决。

律师点评

在本案中，律师介入的时间比较早，在涉案专利审查阶段，就提交了公众意见，并随附公众意见提交了影响涉案专利授权的对比文件，最终致使申请人放弃了产品以及设备的权利要求。而被告生产清洁球的过程，并未完全使用涉案专利的方法权利要求，进而未落入涉案专利的保护范围。

在发明的实质审查阶段中，审查员自由裁判的空间比较大，审查员在认定某个特征为公知常识时一般不会提供任何公知常识性证据，只要有充分的论证即可。而如果到了无效程序等确权阶段，那专利无效请求人是需要提供公知常识性证据的，否则专利被维持有效的可能性是非常大的。因此，如果有比较好的对比文件，但又欠些火候的，最好是能够在实质审查阶段提起公众意见，这样相对来说是比较容易缩小专利的保护范围的。

本案中的涉案专利本身存在以下问题：

首先，在撰写的过程中，将非必要技术特征撰写至制备方法的独立权利要求中，导致制备方法的权利要求保护范围变小。这也是导致后期在侵权诉讼中未构成侵权的原因。

其次，在撰写过程中并未考虑到是否能够要求到优先权的问题。根据《专利审查指南（2010）》第一部分第一章第6.2.2.5小结规定“申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。申请要求本国优先权，经初步审查认为符合规定，审查员应该对在先申请发出视为撤回通知书。申请人要求两项以上本国优先权，经初步审查认为符合规定的，审查员应该针对相应的在先申请，发出视为撤回通知书。视为撤回的在先申请不得请求恢复。”

而涉案专利在初步审查阶段已经审核通过，也就是说在先申请已经被视为撤回，而在实质审查阶段认为优先权不成立，这不仅使二号发明专利申请被视为撤回的同时，还构成了涉案专利的现有技术，进而导致涉案专利的产品以及设备权利要求被驳回。

其实，原告的维权行为中还是有可取之处的，在本案中提交的大部分证据是在涉案专利授权公告之前搜集的证据，而根据《专利法》第十三条的规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”也就是说原告在涉案专利还处于临时保护期内就已经开始搜集证据了，如果涉案专利的产品权利要求被授予专利权的话，这些证据是可以作为要求被告支付使用费的依据的。但很可惜涉案专利的产品以及设备权利要求被驳回，而导致原告提交的大部分证据与本案无关联性。而在涉案专利授权之后，原告没有搜集到被告的清洁球制备方法的证据，导致只能依赖被告提交的制备方法来进行侵权比对，进而处于被动的状态。

结语

通过上面的案例可以看出，企业对外应该未雨绸缪，实时监控竞争对手的动态，特别是监控竞争对手的专利申请情况，利用一些可以利用的手段，规避风险。同时，企业对内还要对自身的知识产权加强管理，从最初的权利布局、授权，乃至后期的确权、维权以及运营等各个环节做好把控，为企业正常生产经营保驾护航。

邵晓玉律师

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