从“电动独轮自行车”发明专利权无效宣告请求案看优先权运用

请求人廉芳芳、纳恩博（北京）科技有限公司（下称纳恩博公司）、安秋锦就专利权人深圳天轮科技有限公司的ZL201110089122.9号发明专利权分别提出的无效宣告请求。

该涉案专利于2011年04月1日提出申请，并要求申请日为2010年09月06日的中国在先申请的优先权。

请求人提交证据包括两项美国临时申请，该两项美国临时申请的申请日分别为2010年03月09日、2010年03月18号，正式申请的申请日为2011年03月09日。美国临时申请1和美国临时申请2的申请日早于中国在先申请的申请日。其中：

涉案专利中公开了两个靠腿板，凸出地设置在车子主体的两侧，分别供操作者的膝盖与 /或小腿接触相靠，靠腿板上与腿相接触的表面要略具摩擦力，所述表面在车子两侧要稍加突出，使得双脚站在踏脚板上的操作者，在自然直立的姿势时，两腿与靠腿板保持接触相靠，操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行，而不是用支撑腿向前与向后施力的操控方法，如图1。

图1涉案专利

美国临时申请公开了车轮的每一侧具有一个脚部平台，骑乘者可以将车轮置于其脚部之间，站立于独轮车上。独轮车还在车辆的每一侧包括具有弯曲表面的腿部收容器。当骑乘者抵靠腿部收容器推动其腿部时，腿部收容器将腿部锁定到位，如图2。

图2美国临时申请

专利权人认为：对于本国优先权，被要求优先权的在先申请，应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人提到的世界范围内的第一次申请，作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请。

请求人认为：该涉案专利于上述两件美国临时申请的内容完全对应，属于同一主题的相同申请。又因上述两件美国临时申请的申请日早于涉案专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日，因此中国在先申请不是相同主题的首次申请并且涉案专利与在先申请非相同主题，故该涉案专利不能享有本国优先权。

合议组认为：根据《保护工业产权巴黎公约》第四条，已在本同盟一个成员国内正式提出申请专利、实用新型、工业品外观设计或商标注册的人，或其权利合法继承人，在下列规定的期限内享有在本同盟其他成员国内提出申请的优先权。上述优先权的期限，对于专利和实用新型为十二个月，对于工业品外观设计和商标为六个月。这些期间应自第一次申请的申请日起算。该第一次申请为世界范围内的首次申请。本国优先权是指世界范围内的首次申请是在中国提出的。

经比对，本专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，两份专利文献的附图及其上的附图标记完全一致，结合专利权人的自述以及将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为，可以推断本专利的技术与美国专利申请的技术具有相同的来源，即两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的，本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人Shane Chen之间具有权利继受关系。合议组进一步查明，美国临时申请1和美国临时申请2的申请人均为Shane Chen，因此认定两份美国临时申请、美国专利申请和本专利具有相同的技术来源。对于具有相同技术来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。故合议组对专利权人有关本专利的申请人与美国专利申请的申请人不同，因此两份美国临时申请不构成首次申请的主张不予支持。

确定在先申请相对于美国临时申请是否是首次申请之后，进一步将本专利权利要求所保护的技术方案逐一与两份美国临时申请和中国在先申请进行比对，判断本国优先权是否成立。

核实在后申请与在先申请是否属于相同主题的发明或实用新型时，应当把在先申请作为一个整体进行考虑，考察两者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否相同。若相同，并不意味着二者要在文字记载或者叙述方式上完全一致。如果二者的不一致之处没有改变整体的技术方案，也没有改变所解决的技术问题和实现的技术效果，则两者属于相同主题的发明或实用新型。经过对比，即涉案专利权利要求1，3-8所保护的技术方案在优先权文件中不属于首次申请，本国优先权主张不成立，其申请日为实际申请日，在其申请日之前的现有技术均可用于评价其新颖性；涉案专利权利要求2和9所保护的技术方案在优先权文件中属于首次申请，可以享有本国优先权，其申请日为在先申请日，在其在先申请申请日之前的现有技术均可用于评价其新颖性。

这种巧辟蹊径的无效宣告请求策略虽不常见，但是其地位却不容置疑，灵活运用各种无效请求策略也应包括对优先权的全面兼顾。

申请人通常为弥补在先申请的缺陷或为建立专利壁垒而要求优先权，部分申请人或代理人对优先权的理解不透彻，或在申请专利阶段思虑不周，故而形成漏洞。若申请人未能正确使用优先权，使在后申请存在先天缺陷，即使侥幸获得专利权，但是在后期无效确权时，无效请求人可以重新确定检索范围和检索时间段，寻找在在先申请日和在后申请日之间公开的技术方案，若有人在该期限内申请或公开了与在后申请相同或相近的技术方案，虽然在后申请已在形式上主张了在先申请的优先权，然而，经核实优先权并确认优先权不成立后，上述期限内申请或公开的技术方案仍然可以导致在后申请不具有新颖性或创造性。

因此，无论是对优先权的不合理利用，还是对优先权的忽视，均可能成为不利于专利权人自身的因素，不合理地设置优先权、随意穿插递交内容相近的专利申请，最终可能搬起石头砸自己的脚。

为了更好的了解和运用优先权，下文将对优先权相关制度进一步详述，以供大家参考。

（一）何为优先权

专利优先权是指专利申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后，在法定期限内，又在中国以相同主题的发明创造提出专利申请的，根据有关法律规定，其在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日，专利申请人依法享有的这种权利，就是优先权。专利优先权的目的在于，排除在其他国家抄袭此专利者，有抢先提出申请，取得注册之可能。

根据《专利法》及《专利法实施细则》的有关规定，优先权包括外国优先权和本国优先权两种，具体所指如下：

外国优先权：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

本国优先权：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

从上述规定可看出：发明、实用新型即可享有外国优先权，也可享有本国优先权；而外观设计在现行法律规定下，只享有外国优先权，不享有本国优先权（正在修改的专利法中欲增加外观设计的本国优先权）。

（二）优先权要求主要程序性事件

申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。

请求书应当写明：在先申请的申请日、申请号以及原受理机构的名称。

要求外国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。要求本国优先权，申请人在请求书中写明在先申请的申请日和申请号的，视为提交了在先申请文件副本。

要求优先权的申请人的姓名或者名称与在先申请文件副本中记载的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料，未提交该证明材料的，视为未要求优先权。

申请人要求优先权的，应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未要求优先权。

（三）优先权主要运用场景

1）为专利布局形成专利壁垒

要求外国优先权，通过《巴黎公约》和/或《专利合作条约》的途径进入其它国家。

2）对申请文件进行修改和调整

如果在先申请中，技术方案记载的很详细清楚，但是撰写上有很多形式问题，比如语言逻辑性错误，技术术语不统一，实施例布局不合理等等问题，也可以在优先权期限内进行调整和修改重新递交一份申请，并要求在先申请的优先权。

3）对权利要求进行重新布局和调整

在先申请由于递交仓促，权利要求布局不合理，申请人可以在优先权期间内，提出新申请并要求在先申请的优先权，并对权利要求进行重新的布局。按照审查指南的规定，在后申请的权利要求是否符合优先权，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。因此，原则上，只要在先申请的说明书和权利要求书有记载的内容，都可以在在后申请的权利要求中进行重新的布局。

4）发明专利和实用新型专利类型的转化

根据专利法实施细则第三十二条的规定，申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。因此，可以通过优先权制度对在先申请的类型进行转换。优先权制度弥补了分案申请不能改变原申请申请类别的缺陷。

5）以最低成本挽救视为撤回的专利

若在先申请的专利因未交申请费而被视为撤回，可在规定期限内向国知局请求恢复权利（恢复权利要求费1000），也可以重新提交一份后申请并要求在先申请优先权（优先权要求费80），两种途径对比后者成本更低。

6）节约成本

多件在先申请提交后，考虑到后期维护费用较高，可将符合单一性的多个在先申请合并到一个在后案件中，并分别要求该多个在先申请的优先权。按照优先权制度，该多个在先申请被视为撤回，从而减少实质审查（若为发明）费用以及后期需要缴纳的专利年费等，达到节约成本的目的。

7）利用本国优先权制度延迟专利保护期限

申请人在首次申请后，在优先权届满日前可以重新提出一个与首次申请完全一致的申请，要求首次申请的优先权，享受首次申请的申请日，而后申请的专利权保护期限则由实际申请日开始计算，从而起到延迟专利权保护期限的作用。

（四）享有优先权的主要条件

1）后申请的申请日在在先申请的申请日起十二个月内。

2）在先申请属于与在后申请同一主题的世界范围内首次申请。

3）在后申请的各项权利要求所述的技术方案清楚的记载在在先申请文件中。

满足上述条件的情况下，优先权又可分为绝对优先权、部分优先权和多项优先权。

绝对优先权，即在后申请的技术方案在某件在先申请中完全清楚记载。

部分优先权，即在后申请的技术方案对在先申请中的发明做进一步的改进或者完善。要求优先权的申请中，除包括作为优先权基础的申请中记载的技术方案外，还可以包括一个或多个新的技术方案。如：中国在后申请中除记载了外国首次申请的技术方案外，还记载了对该技术方案进一步改进或者完善的新技术方案，如增加了反映说明书中新增实施方式或实施例的从属权利要求，或者增加了符合单一性的独立权利要求，在这种情况下，可享有外国部分优先权。

多项优先权，即在后申请的权利要求书中的各种技术方案分别在多件外国或者本国的专利申请中清楚记载。如：中国在后申请中，记载了两个技术方案A和B，其中，A是在法国首次申请中记载的，B是在德国首次申请中记载的，两者都是在中国在后申请之日以前十二个月内分别在法国和德国提出的，在这种情况下，中国在后申请就可以享有多项优先权，即A享有法国的优先权日，B享有德国的优先权日。如果上述的A和B是两个可供选择的技术方案，申请人用“或”将A和B记载在中国在后申请的一项权利要求中，则中国在后申请同样可以享有多项优先权，即有不同的优先权日。

（五）不能享有优先权的情形

1）在后申请主张了单件在先申请的优先权，但在后申请所要求保护的权利要求的技术方案只有部分技术特征出现在其所主张的单件在先申请中，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的优先权不成立。

2）在后申请主张一件或多件在先申请的优先权，但是后申请记载的一项技术方案是由两件或者两件以上外国首次申请中分别记载的不同技术特征组合成的。例如，中国在后申请中记载的一项技术方案是由一件外国（或本国）首次申请中记载的特征C和另一件外国（或本国）首次申请中记载的特征Ｄ组合而成的，而包含特征C和Ｄ的技术方案未在上述两件外国（或本国）首次申请中记载，则中国在后申请就不能享有以此两件外国（或本国）首次申请为基础的优先权。

或者所有在先申请的技术方案均不能涵盖在后申请的技术方案的技术特征；这种情况下在后申请的该权利要求所主张的所有优先权均不成立。

3）在后申请主张了申请日相同或不同的多件在先申请的优先权，但有至少一件在先申请技术方案并未涵盖在后申请所要求保护技术方案的技术特征，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的该件未涵盖所有技术特征的在先申请的优先权不成立。

4）在先申请不属于世界范围内的首次申请。如：一件申请Ａ以申请人的另一件在先申请Ｂ为基础要求优先权，在对申请Ａ进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请Ａ的申请日和优先权日之间公布的专利申请文件或公告的专利文件Ｃ，文件Ｃ中已公开了申请Ａ的主题，且文件Ｃ的申请日早于申请Ａ的优先权日，即早于申请Ｂ的申请日，因此可以确定在先申请Ｂ并不是该申请人提出的记载了申请Ａ的相同主题的首次申请，因此申请Ａ不能要求以在先申请Ｂ的申请日为优先权日。

5）已经要求外国优先权或者本国优先权的，或已经被授予专利权的，或属于按照规定提出的分案申请的，不能作为要求本国优先权的基础。

来源：IPRDaily

编辑：金石智权

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